Fecha Providencia | 06/03/2018 |
Fecha de notificación | 06/03/2018 |
Sala: Sala de lo Contenciosos Administrativo
Subsección: null
Consejero ponente: William Hernández Gómez
Demandante: Luis Carlos Sáchica Aponte
Demandado: Nación - Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN n.° 19
Magistrado ponente: William Hernández Gómez
Bogotá D.C., 6 de marzo de 2018
Radicación: 11001-03-15-000-2000-00423-01 (S-423)
Demandante: Luis Carlos Sáchica Aponte
Demandado: Nación - Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Recurso extraordinario de súplica
Sentencia SE-003-2018
La Sala resuelve el recurso extraordinario de súplica interpuesto por los señores Luís Carlos Sáchica Aponte, Jorge E. Vera Vargas y Diego Buitrago Flórez, contra la sentencia proferida en única instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de enero de 2000, que negó las pretensiones de la demanda.
2.1. La demanda y sus fundamentos[1]
El ciudadano Luis Carlos Sáchica Aponte, en ejercicio de la acción de nulidad señalada en el artículo 84 del CCA, solicitó la nulidad del Decreto 698 de 14 de marzo de 1997, por medio de la cual se reglamentó el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así mismo solicitó la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial conforme lo ordena el literal d) del artículo 2.° del Decreto 209 de 1957.
Para sustentar la demanda afirmó que dicho decreto fue expedido por el Gobierno Nacional con extralimitación de sus facultades legales y constitucionales porque la competencia para legislar en materia de propiedad industrial se encuentra radicada en cabeza del Congreso de la República (artículo 150 ordinal 1.° de la Constitución Política de Colombia); competencia que fue reiterada por el legislador andino en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, donde delegó en los legisladores nacionales, de manera excepcional, la facultad de regular los asuntos de propiedad industrial.
Arguyó que el acto demandado regula aspectos que se encuentran codificados en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, agregó y modificó una norma andina sin competencia para ello. En efecto, el Decreto 698 de 1997 adicionó una nueva causal de coexistencia y modificó la intención del legislador andino que no era otra que la de otorgar un derecho condicional al importador para comercializar libremente sus productos con una marca idéntica o similar a la de un tercero en otro país andino, cuando este no la esté utilizando efectivamente. Al desaparecer la condición de no uso, desaparecería simultáneamente el derecho.
Afirmó que no puede entenderse que el acto acusado fortalece el régimen de propiedad industrial en nuestro país, conforme lo regula el artículo 143 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, debido a que el mismo restringió el régimen común en sus propósitos y limitó los derechos que consagra. Esto porque el derecho de importación consagrado en el inciso 3.° del artículo 107, adquiere el carácter de indefinido y permanente, por tanto, el titular de la marca en el país importador perdería uno de sus más preciados derechos, cual es el de utilizar la marca de manera exclusiva en el mercado como lo establecen los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Finalmente, argumentó que el acto demandado no cumplió con la obligación de informar a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el contenido del mismo, para evitar una aplicación arbitraria del mismo.
Los señores Jorge E. Vera Vargas y Diego Buitrago Flórez[2] con fundamento en el artículo 146 del CCA, solicitaron que se les tuviera como coadyuvantes de la parte actora y participaron de los argumentos expuestos en la acción, los que complementaron en su intervención.
2.2. Intervención prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena[3]
La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.[4] Según expediente 28-IP-99 de 20 de agosto de 1999 el Tribunal conceptuó lo siguiente:
Sobre los requisitos para el registro de marca indicó que un signo es registrable como marca siempre y cuando cumpla con los requisitos de distintividad, de perceptibilidad y de posibilidad de representación gráfica. Explicó que se consagra un principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad, por cuanto la marca que se registra se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinada a distinguir un producto o un servicio de otros, la cual está representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el producto o servicio.
Advirtió que la forma de adquirir el derecho al uso exclusivo y preferente de la marca es con su registro, acto que es constitutivo y no declarativo del derecho y que comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).
En lo relativo a la coexistencia de registros marcarios expuso que esta es la excepción a la regla general (titularidad exclusiva de las marcas y la no coexistencia en un mismo territorio de registros idénticos o similares que identifique productos iguales o semejantes); indicó que si en una subregión existen pluralidad de registros nacionales que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios con titulares diferentes, la prohibición de comercializar se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca, excepto: i) sí los titulares celebran acuerdos de comercialización, los cuales deben evitar confusión y garantizar la transparencia del mercado en un régimen de libre competencia; o ii) cuando uno de los titulares no está utilizando la marca correspondiente en su respectivo ámbito territorial, lo anterior, bajo la premisa que el titular de una marca tiene la obligación hacer de uso de la misma.
Por último, afirmó que el derecho comunitario tiene aplicación directa y preferente, lo cual supone que este opera sin necesidad de complemento legislativo interno, por tanto, si el derecho interno es contrario e irreconciliable con la norma andina, debe ser inaplicado automáticamente. Agregó que las legislaciones nacionales sólo tienen la facultad de fortalecer los derechos de propiedad industrial, siempre que no restrinjan el régimen común de sus propósitos, ni recorte la protección de los derechos consagrados en el mismo.
2.3. El fallo suplicado[5]
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de única instancia de 27 de enero de 2000, negó la solicitud de nulidad con fundamento en las siguientes razones:
Adujo que conforme a la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los países miembros tienes dos capacidades, a) legislativa subsidiaria que solo se aplica en caso de vacío legislativo, la cual reside en el Congreso de la República para Colombia y b) reglamentaria, que consiste en la capacidad de producir normas necesarias tendientes al cumplimiento y fortalecimiento del derecho comunitario, facultad que en Colombia es del ejecutivo. Acorde a lo anterior, afirmó que el Decreto 698 de 14 de marzo de 1997 reglamentó el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, el Presidente de la República tenía la facultad para expedirlo.
Agregó que el decreto demandado no constituye legislación complementaria o subsidiaria y que reglamenta las consecuencias del no uso de las marcas frente a la importación de bienes o productos que se identifican con signos similares o idénticos. Así mismo, consideró que no contradice la norma comunitaria, por el contrario, cumple su finalidad que es la de conciliar derechos que eventualmente pueden entrar en conflicto, como es la libre circulación de los bienes y servicios, protección de las marcas y buena fe en las relaciones comerciales. Por último, condiciona los derechos del importador a que la marca no esté siendo utilizada en el respectivo país, sin excluir el derecho por el eventual uso posterior que de ella haga su titular, como lo reconoce los artículos 107 de la Decisión 344 y 1.° del decreto acusado.
Finalmente, arguyó que el Decreto 698 de 1997 tiene por objeto aclarar y precisar el derecho a la exclusividad del titular de la marca por falta de uso, por lo tanto, hace posible el libre tránsito de mercancías y servicios dentro del territorio de los países andinos; así mismo, no puede afirmarse que el decreto es el que permite la coexistencia del derecho al uso de marcas similares, ya que ello se deriva del mismo Acuerdo de Cartagena, según las condiciones previstas en el artículo 107 de la Decisión 344, y en ambos, se salvaguarda una posible la confusión del público consumidor.
Indicaron los recurrentes que la sentencia suplicada incurrió en violación directa, por las siguientes razones:
Agregó que hubo una interpretación errónea del inciso 3.° del artículo 107 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no se aplicó el sentido y alcance que da el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia de 20 de junio de 1997 (proceso 2-AI-96).
Arguyó que se aplicó indebidamente los artículos 143 y 144 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 2-1P-90, debido a que la situación que se presenta cuando el titular de la marca que no usaba, entra a utilizarla luego de que se inician las importaciones, es un aspecto regulado en el derecho de integración. Por tanto, el decreto demandado, en lugar de fortalecer el derecho al uso exclusivo de una marca, obliga al titular de la misma en el país importador a soportar el uso compartido de la marca.
Agregó que existió una falta de aplicación de la sentencia de interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 5-IP-89, debido a que el decreto demandado no solo obstaculiza el ordenamiento jurídico andino, sino que es contrario a éste.
Refirió que se consagró una forma sui generis de adquisición y extinción del derecho al uso exclusivo de la marca, porque el decreto demandado permite que, con solo el registro de una marca, en cualquiera de los países miembros y una sola importación en los demás países miembros, donde la marca no esté siendo usada, se adquiera el derecho a usar la marca en toda la subregión, lo cual es contrario al artículo 102 de la Decisión 344. Así mismo, el acto acusado consagra una causal adicional de extinción del derecho al uso exclusivo, toda vez que impone al titular del registro la obligación de soportar el uso compartido de la misma con un tercero.
Finalmente, indicó que el decreto demandado consagró un riesgo adicional, que no existía frente al uso compartido de la marca, cuando el titular del registro no la usa en el país importador. Así mismo introdujo una sanción ilimitada en el tiempo, lo cual es contrario al artículo 107 de la Decisión 344, pues describe que la prohibición opera siempre y cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio, es decir, convirtió en definitivo un derecho temporal, por lo que impuso la obligación del uso compartido de la marca, incluso cuando el titular de la marca comience a usarla en dicho territorio.
Refirió el recurrente que la sentencia suplicada incurrió en violación directa, por las siguientes razones:
Seguidamente arguyó que, si bien los alcances de dicha normativa se encuentran claramente definidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la Sección Primera de esta Corporación le dio otros alcances, lo que torna dicha interpretación en ilegal, pues la normativa establece la coexistencia de marcas, pero no por tiempo indefinido.
Se presentaron al proceso mediante escrito de 15 de septiembre de 2000,[10] en el cual solicitaron que se les reconociera la calidad de terceros intervinientes (coadyuvantes de la parte demandada), con el fin de oponerse a las pretensiones del recurso extraordinario de súplica; calidad que se les reconoció mediante auto de 5 de febrero de 2001.[11] Argumentos.
Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2001[13] se opuso a la prosperidad del recurso. Los argumentos se resumen así:
El artículo 107 de la Decisión 344 regula una situación de carácter general sustancial, pero no declara, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas concretas entre las personas implicadas en una situación dada. Como no se acreditó el interés directo de los recurrentes, debido a que la sentencia recurrida decidió un juicio de nulidad simple y no una controversia particular y concreta, se torna improcedente el recurso extraordinario de súplica.
El fallo no incurrió en indebida interpretación de las disposiciones al dirimir el litigio, ya que quien interpretó fue el Tribunal Andino de Justicia. El fallo interpretó adecuadamente los preceptos constitucionales y legales aplicables.
Los recurrentes convierten el recurso en una tercera instancia, porque procuran inducir al juez al estudio de una nueva causal de nulidad del decreto demandado, que no constituye una causal del recurso extraordinario de súplica, por tanto, debe desestimarse el mismo y condenar en costas.
Solicitó dejar en firme la sentencia recurrida, por cuanto la Sección Primera hace un juicioso análisis de los cargos formulados dentro del texto de la demanda; así mismo, acata los lineamientos sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por tanto, no hay lugar a declarar la nulidad del Decreto 698 de 1997.
Según lo previsto en el artículo 2.°, ordinal 2.° del Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado,[15] en armonía con el artículo 107 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,[16] esta Sala Especial de Decisión n.° 19, es competente para conocer del presente recurso, con exclusión del Consejero de la Sección que profirió la sentencia impugnada-.
El presente asunto se rige por el procedimiento dispuesto en el Decreto 01 de 1984, como quiera que a) los recursos extraordinarios de súplica se presentaron el 8 de marzo de 2000[17] y el 9 de marzo de 2000[18], b) el auto admisorio se dictó el 12 de julio de 2000,[19] y c) se notificó por estado el 12 de septiembre de 2000,[20] personalmente al Ministerio de Desarrollo Económico el 29 de agosto de 2000,[21] al Ministerio del Comercio Exterior el 1.° de septiembre de 2000[22] y al Ministerio Público el 7 de septiembre de 2000.[23]
Según el artículo 194 del CCA, vigente para la fecha de interposición del recurso, el recurso extraordinario de súplica procede por la violación directa de normas sustanciales. Como tales se define a aquellas «[…] que, en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación […]».[24] Es decir, el recurso extraordinario de súplica no procede por violación indirecta de normas sustanciales, ni por violación de normas procesales salvo que estas contengan en su trasfondo una previsión sustancial. Tampoco procede por valoraciones probatorias, que son típicas causales in procedendo. Veamos lo detalles:
a)Aplicación indebida. Se configura cuando el juez aplica normas que no eran las pertinentes al caso objeto de decisión; b)falta de aplicación, que se presenta cuando el fallador omite aplicar la norma que correspondía, o c)interpretación errónea, que se da cuando el juez elige acertadamente la norma pero le atribuye un significado que no es correcto.
En consecuencia, este recurso no es un medio de impugnación para decidir el fondo del asunto planteado en la demanda o contestación. Como no es una instancia adicional, el recurrente no puede sustentarlo en aspectos fácticos que le sirvieron de sustento en el proceso ordinario, tampoco en la valoración de los medios probatorios.[25]
La norma demandada en el proceso de nulidad radicado 11001-03-000-1997-04360-00, en el que se profirió el fallo objeto del presente recurso extraordinario, es la siguiente:
«[…] DECRETO 698 DE 1997
(Marzo 14)
“Por el cual se reglamenta el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
El Presidente de la República de Colombia,en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial que le confieren los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y
[…]
ART. 1º—El derecho conferido por el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para importar productos o servicios, no cesará, si con posterioridad a la importación el titular de la marca en Colombia da inicio a su uso en el territorio nacional.
ART. 2º—Los productos o servicios que se introduzcan al territorio nacional en ejercicio del derecho de importación que confiere el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberán indicar de manera clara y expresa tanto en la publicidad que se haga de los mismos como los empaques, etiquetas y en los demás elementos de identificación, las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público sobre el país origen y el nombre del fabricante del producto o servicio de que se trate.
PAR. 1º—La Superintendencia de Industria y Comercio, con base en las facultades de protección al consumidor, señaladas en los artículos 14 y 32 del Decreto 3466 de 1982, podrá ordenar las modificaciones a la publicidad, a los empaques, etiquetas y demás elementos de identificación e imponer las sanciones que fueren necesarias a efectos de lograr la identificación correcta de los productos o servicios por parte del consumidor.
PAR. 2º—Las mismas disposiciones serán aplicables al titular de la marca registrada en Colombia cuando éste la comience a usar en fecha posterior a la importación de productos o servicios identificados con la misma marca de uno cualquiera de los países andinos.
ART. 3º—Comuníquese el presente decreto a la Comisión del Acuerdo de Cartagena. […]»
Interpretación errónea del párrafo 3.° del artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 es del siguiente tenor:
«[…] Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas […]» Negrita y subraya fuera del texto.
En primer lugar, la Sala considera que la norma transcrita es de carácter sustancial. Esto por cuanto regula una prohibición de comercializar mercancías o servicios identificados con una marca idéntica o similar, que se encuentre registrada en una subregión a nombre de titulares diferentes, en el territorio del respectivo país miembro donde esté inscrita (ejercicio del derecho de exclusividad). Igualmente, fija dos excepciones: a) que existan acuerdos de comercialización debidamente inscritos y b) cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que el titular demuestre que ello obedece a causas justificadas.
La Sección Primera, en la sentencia objeto de inconformidad, explicó el sentido de la última parte de la norma – segunda excepción -, apoyada en la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 28-IP-99, definió que el Gobierno Nacional tenía plena competencia para expedir el decreto demandado por cuanto encontró que el mismo desarrolló el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señaló textualmente:
«[…] La Sala considera que el decreto que se controvierte no constituye legislación complementaria o subsidiaria, en los términos del artículo 143, sino desarrollo natural de la potestad reglamentaria en cuanto señala las consecuencia del no uso de las marcas frente a la importación de bienes o productos que se identifican con signos similares o idénticos, teniendo presente la finalidad de la norma, cual es la necesidad de conciliar derechos que eventualmente puedan entrar en conflicto, como son los de libre circulación de los bienes y servicios, protección de las marcas y buena fe en las relaciones comerciales. El Presidente de la República, en uso de su poder reglamentario, busca la operatividad de la norma reglamentada y en ese sentido fortalece los derechos de propiedad industrial.
El contenido del acto acusado no contradice la norma comunitaria que reglamenta, pues esta condiciona los derechos del importador a que la marca no esté siendo utilizada en el respectivo país, sin excluir el derecho por el eventual uso posterior que de ella haga su titular. El no uso de una marca por su titular en un determinado país miembro genera derechos para los importadores de productos o servicios idénticos o similares, los cuales no pueden estar condicionados a la simple voluntad del titular que no esté haciendo uso de la marca, tal como lo reconocen los artículos 107 de la Decisión 344 y 1.° del decreto acusado.
Debe tenerse en cuenta, además, que el decreto acusado no introduce un nuevo caso de coexistencia de marcas, sino que ésta se encuentra prevista en el inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344. En efecto, dicha norma prevé, de una parte, los acuerdos de comercialización de mercancías o servicios entre los titulares de marcas idénticas o similares, con el cumplimiento de ciertos requisitos y, de otra parte, contempla también una modalidad de coexistencia de marcas, generada, no en un acuerdo de voluntades, sino como sanción al no uso de una de ellas, pues el inciso 3.° de la norma comentada, constituye una excepción al principio general consagrado en el inciso 1.°, como también la constituyen los acuerdos de comercialización.
No se trata, en consecuencia, en el asunto sub examine, de un recorte de la protección jurídica de la marca, pero si así fuera, éste sería producto de la voluntad del legislador comunitario, no del decreto que reglamenta dicha norma. Se trata, sí, de una forma de garantizar la fluidez del intercambio de bienes y productos, que puede verse seriamente entrabada con la protección de marcas que no se usan en el mercado […]» Negrita y subraya fuera del texto.
La interpretación realizada por la Sección Primera de esta Corporación frente al contenido y alcance del párrafo 3.° del artículo 107 de la Decisión 344, es acorde a la dada por el intérprete andino. La sentencia integra el principio de libre circulación de bienes y servicios, con el derecho de exclusividad.
En efecto, la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso 28-IP-99) frente a la coexistencia de registros marcarios, indicó:
«[…] La regla general que impera en el derecho marcario es la de titularidad exclusiva de las marcas, por una parte, y la de no coexistencia en un mismo territorio, de registros marcarios idénticos o similares que identifiquen productos iguales o semejantes, por la otra. No obstante, estas reglas tienen excepciones que se justifican en razones de hecho que al ser tomadas en consideración por el legislador andino se han plasmado en normas jurídicas comunitarias que, como la 107 de la Decisión 344, regula tales situaciones excepcionales.
En efecto, en la norma citada el supuesto de hecho de que se parte es el del reconocimiento de la existencia, en la subregión, de pluralidad de registros nacionales que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios, de los que son propietarios titulares diferentes. Supuesto ante el cual, al hacerse efectivo el principio esencial de la libertad de comercialización (libre circulación de productos y de servicios), surgiría necesariamente el riesgo de confusión.
Ante la contradicción que se presenta entre el principio del derecho marcario que determina la exclusividad sobre la marca registrada y la posibilidad de impedir por el titular que otros la utilicen y el principio del derecho de la integración de la libre circulación de bienes y servicios, el artículo que se interpreta impone, con el fin de compatibilizarlos, una excepción a la regla general mencionada en primer lugar, permitiendo su comercialización (coexistencia de registros marcarios) por parte de quienes igualmente tienen registrada la misma marca, pero a condición de que se cumplan ciertos requisitos que la norma establece.
De inicio, en el primer inciso de la norma interpretada, se puede observar que el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la libre circulación de productos y servicios, finalidad que, ya se dijo, es esencial en la normativa comunitaria, se extiende a toda subregión; al paso que la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión.
[…]
Una segunda solución es la que se contempla en el tercer inciso del artículo 107, con la finalidad de hacer que la prohibición de comercialización (importación) cese y se restablezca el imperio de la regla general de la libre circulación de mercancías. El ámbito de aplicación de esta norma es el territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otro u otros países de la subregión, otorgada a nombre de titular distinto. Pero el supuesto de hecho para que se permita la libertad de comercialización está constituido por la no utilización de la marca correspondiente en el respectivo ámbito territorial de quien es su titular en él.
Corolario de lo anterior es que al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344. En el primero de ellos, precisamente, como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares; siendo de destacar que la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares. […]» Negrita y subraya fuera del texto.
Esta interpretación prejudicial explica que, a través de un trámite administrativo para el ejercicio del derecho a la prohibición de importación de marcas idénticas o similares, se debe demostrar el uso de la marca en el territorio. En este conflicto intervienen ambos titulares, y de demostrarse la falta de uso de la marca, ello permite levantar la prohibición de importación y opera el principio de libre circulación de mercancías. Si se justifica el no uso de la marca por el opositor, prevalece el derecho de exclusividad.
El decreto demandado regula que la prohibición de importación y el derecho de exclusividad no se reactivan porque el titular empiece a utilizar la marca en Colombia con posterioridad a la actuación administrativa señalada. Según la sentencia recurrida, esto es un efecto práctico de la actuación administrativa iniciada ante la oposición del titular del registro marcario, el cual permite importar determinado bien o servicio por falta de uso de la marca en el territorio determinado. El camino legal subsiguiente es que, una vez use la marca en el territorio, su titular inicie la acción de oposición a la importación ante la autoridad correspondiente, porque el decreto en ningún aparte regula que opera la pérdida de este derecho.
Conforme a lo expuesto, no tienen razón a los suplicantes, porque como se evidenció en los apartes anteriores, los argumentos no demuestran la indebida interpretación de las normas sustantivas y la sentencia recurrida analizó los elementos y contenidos del decreto demandado y las normas sustanciales ya descritas, todo ello en armonía con la interpretación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Por los argumentos expuestos, este cargo no prospera.
En este punto se analizarán conjuntamente los siguientes cargos dada su relación temática:
Dichos artículos son del siguiente tenor literal:
El artículo 107 se reprodujo en el cargo primero, por tanto, se omite su transcripción.
«[…] Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.
Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. […]»
«[…] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
[…]
ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
[…]
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.
[…]
ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
[…]
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
[…]
24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.
[…]
ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[…]
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. […]»
Este cargo se sustentó en que la sentencia recurrida pasó por alto que el decreto reglamentario invadió una órbita de competencia que en principio correspondía al legislador nacional, pero que en virtud del Tratado del Acuerdo de Cartagena se transfirió a sus órganos superiores. Afirma que el decreto realmente no es reglamentario porque modifica la situación jurídica regulada en la norma que dice reglamentar, es decir, crea o reconoce efectos jurídicos no previstos en ella.
Ahora bien, el recurrente Luis Carlos Sáchica Aponte no hizo una debida identificación de la causal, porque refiere una errónea aplicación normativa, pero la sustenta como una falta de aplicación de las normas. Por su parte, los señores Jorge E. Vera Vargas y Diego Buitrago Flórez, plantean indebida aplicación de normas sustantivas y falta de aplicación de las mismas, mas no explican la razón por la cual las normas invocadas no eran aplicables al caso en concreto, o se dejaron de aplicar en el mismo.
La Sala considera que los motivos de inconformidad no se concretan en una errónea interpretación de las normas sustantivas descritas, ni en su indebida aplicación. La acusación se ciñe a la inconformidad por la interpretación que hizo el fallo sobre el alcance de las competencias para expedir decreto demandado.
En efecto, la sentencia concluyó que conforme a los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5.° del Tratado de 28 de mayo de 1979, los países miembros tienes dos capacidades: una legislativa subsidiaria que solo se aplica en caso de vacío legislativo en la norma andina, la cual para el caso nuestro reside en el Congreso de la República; y la otra reglamentaria, que consiste en la capacidad de producir normas en la medida de la necesidad, tendientes al cumplimiento y fortalecimiento del derecho comunitario, facultad que en Colombia es del ejecutivo por ser este órgano el titular de la potestad reglamentaria. Luego de transcribir apartes de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 28-IP-99, frente a la competencia del derecho interno, el fallo concluyó que el Presidente de la República tenía la facultad para expedir el Decreto 698 de 1997, con el que reglamentó el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena.
Como vemos, la decisión tomada frente a la competencia fue acorde a derecho y conforme al concepto emitido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Esta tuvo en cuenta la regulación interna en materia de competencias reglamentarias del Presidente de la República, por lo que no puede prosperar el argumento de que se dejó de aplicar el artículo 150 ordinal 1 Superior, ya que la sentencia concluyó que la competencia ejercida no invadió la órbita del legislador.
Es decir, aplicó las normas sobre competencia legislativa y reglamentaria, aunque no las interpretó en el sentido propuesto por la parte demandante. Este desacuerdo, como se indicó anteriormente, no es posible abordarlo en sede de este recurso extraordinario puesto que significaría reabrir el debate interpretativo ya resuelto en la sentencia, sin elementos de juicio adicionales que den lugar a ello.
Por esa misma razón no es aceptable concluir que se aplicaron indebidamente los artículos que regulan de la competencia de los servidores públicos y la facultad reglamentaria del Presidente de la República.
Por todo lo anterior este cargo no prospera.
Interpretación errónea de los artículos 102, 104, 108, 110, 113 y 114 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Las normas presuntamente interpretadas erróneamente son las siguientes:
«[…] Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
[…]
Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
c) Importar o exportar productos con la marca;
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza, distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,
e) Cualquier que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.
[…]
Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:
[…]
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.
[…]
Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
[…]
Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:
a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
c) El registro se haya obtenido de mala fe.
Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
[…]
Artículo 114.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.
Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro. […]»
Frente al punto, se recuerda que la interpretación errónea se presenta cuando el juez elige acertadamente la norma, pero le atribuye un significado que no es correcto. En este caso el recurso precisa que el fallador incurrió en una errónea interpretación de los artículos transcritos por cuanto no se tuvo en cuenta que en ellos se reguló en forma íntegra lo concerniente al registro de las marcas, procedimientos y causales para su cancelación, anulación, caducidad y renovación, así mismo su protección, el ius prohibendi y limitaciones para la comercialización. Asevera que el decreto demandado es ilegal, debido a que reglamenta un asunto que se encuentra regulado en la norma Andina.
Como se puede ver, no le asiste razón al recurrente en la medida de que la sentencia recurrida no interpretó la forma del registro de marcas, ni los procedimientos o causales para su cancelación, anulación, caducidad o revocación. En efecto, el fallo impugnado solo hace referencia a tres de estos artículos (102, 104 y 108 que se mencionaron indirectamente en el concepto de violación de la demanda), todo dentro del contexto de las limitantes que regula la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre uno de los eventos de la coexistencia de uso de marcas, sin que se haya analizado o establecido una causal adicional de pérdida de derechos o de causales de cancelación, caducidad o anulación de marcas.
Por esta razón, la Sala no encuentra que frente a estas normas haya violación directa por errónea interpretación; en consecuencia, no prospera este cargo.
Interpretación errónea del artículo 31 del Tratado de 28 de mayo de 1979 “mediante el cual se crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, expuesta por el señor Luís Carlos Sáchica Aponte. Dentro de este análisis se considerará la acusación realizada por los señores Jorge E. Vera Vargas y Diego Buitrago Flórez en cuanto refieren a la falta de aplicación del mismo artículo 31 y falta de aplicación de la sentencia de interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 5-IP-89. Esto, porque ambos se concretan o direccionan en el mismo sentido.
En efecto, el Tratado de 28 de mayo de 1979 “mediante el cual se crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, refiere en su artículo 31, lo siguiente:
«[…] El juez que conozca del proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal. […]»
La sentencia es acusada de interpretar inadecuadamente el concepto del Tribunal Andino de Justicia, por cuanto fija unos alcances ajenos a su contenido y espíritu. Con ello, según el cargo, se vulnera el artículo 31 descrito.
La Sala considera lo siguiente frente a este cargo, lo siguiente:
a)Presunta interpretación errónea del concepto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 28-IP-99. Este no es un argumento susceptible de estudio en el recurso extraordinario de súplica, dado que dicho concepto no tiene el carácter de norma sustancial.
b) Falta de aplicación del artículo 31 ib. El cargo no se concreta en una indebida interpretación, como lo afirma el señor Sáchica Aponte, sino en su falta de aplicación, como lo indican los demás recurrentes. Al respecto, la Sala reitera que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado sí acogió la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso 28-IP-99), para resolver la acción de simple nulidad impetrada contra el Decreto 698 de 1997, como se explicó en la respuesta al cargo primero.
Situación diferente es que su interpretación no satisfaga a los recurrentes, lo que no puede ser objeto de debate en sede de este recurso extraordinario.
Por tanto, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.
La Sala de Decisión n.° 19, de conformidad con los argumentos precedentes, negará las pretensiones de los recurrentes por cuanto no se demostraron los cargos formulados contra el fallo objeto de esta actuación.
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998,[26] indica que sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente. En el sub lite no hay prueba de tal proceder, por tanto, no hay lugar a imponerlas.
La Sala tiene conocimiento por algunos medios de comunicación que el recurrente Luis Carlos Sáchica Aponte falleció el 17 de noviembre de 2013,[27] quién actuó en este asunto a nombre propio.
Ahora bien, aunque dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, en aras de garantizar el debido proceso se adoptarán medidas para determinar si hay lugar a aplicar el artículo 159 del Código General del Proceso, comoquiera que de acreditarse la muerte del demandante, concurre la causal de interrupción del proceso consagrada en el ordinal 1.° ib.[28]
Por ello, como el fallecimiento de que se tiene noticia informal acaeció cuando el proceso estaba a despacho para sentencia, de comprobarse este la interrupción del proceso surtiría efectos solo a partir de la notificación de la presente providencia, conforme lo regula el inciso final del mismo artículo 159.[29]
En consecuencia, previo a la notificación de esta providencia se oficiará a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que certifique el hecho de la muerte del demandante. Una vez acreditado ello, por secretaría se dará aplicación al artículo 160 del mismo estatuto procesal.[30]
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.°. 19, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Declarar infundados los recursos extraordinarios de súplica interpuestos por los señores Luis Carlos Sáchica Aponte, Jorge E. Vera Vargas y Diego Buitrago Flórez, contra la sentencia proferida en este asunto por la Sección Primera del Consejo de Estado, de fecha 27 de enero de 2000.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Previo a la notificación de esta providencia, por secretaría solicítese a la Registraduría Nacional del Estado Civil que certifique el hecho de la muerte del demandante Luis Carlos Sáchica Aponte. Una vez se cuente con la prueba correspondiente, notifíquese esta providencia y dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 160 del CGP.
Cuarto: Vencido el término que establece la norma procesal anterior, se reanudará el cómputo del término de ejecutoria de la presente decisión.
Quinto: En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Primera de esta Corporación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
[1] ff.37 a 51 del cuaderno principal del proceso de acción de nulidad radicado 1997-4360.
[2] ff.274 a 293 ibidem.
[3] ff.417 a 431 ibidem.
[4] Auto de 23 de octubre de 1998, ff.405 y 406 ibidem.
[5] ff.434 a 479 ibidem.
[6] ff.1 a 31 del cuaderno principal del recurso extraordinario de súplica.
[7] ff.32 a 52 ibidem.
[8] Aprobado mediante la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, depositado ante la Secretaría de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 28 de marzo de 1980 y promulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el Decreto 0118 de 22 de enero de 1992.
[9] ff.138 a 160 y 199 a 220 ibidem.
[10] ff.132 a 135 ibidem.
[11] ff.163 a 168 ibidem.
[12] Se presentó al proceso de simple nulidad como parte impugnante de la demanda, la cual fue reconocida mediante auto de 8 de octubre de 1997 (ff.272 a 273 del cuaderno principal del proceso de acción de nulidad radicado 1997-4360.)
[13] ff.170 a 186 del cuaderno principal del recurso extraordinario de súplica. Se reconoció como impugnante dentro del trámite del recurso extraordinario de súplica mediante auto de 5 de julio de 2001 (fl. 221 ibidem)
[14] ff.190 a 195 ibidem.
[15] «[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
[…]
2. Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión creadas por el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente. […]
Parágrafo 1. Estas Salas Especiales darán prelación a los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias de la Sección Quinta de esta Corporación.
Parágrafo 2. Cuando se trate del estudio y aprobación de los recursos extraordinarios de súplica y de los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos en vigencia del Decreto O1 de 1984, se hará por las Salas Especiales de Decisión, con exclusión del integrante de la Sección que profirió la sentencia impugnada. La Sala podrá oír a cualquiera de los integrantes de la Sección excluida. […]»
[16] Art. 107 “[…] créanse en el Consejo de Estado las Salas especiales de Decisión , además de las reguladas en éste Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que éstas les encomiende, salvo los procesos de pérdida de investidura y nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) magistrados, uno por cada uno de las secciones que lo conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto según el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”.
[17] Fs. 31 vto. del cuaderno principal.
[18] Fs. 52. ibidem.
[19] Fs. 122 a 124 ibidem.
[20] Fs. 124 vto. ibidem.
[21] Fs. 125 ibidem.
[22] Fs. 128 ibidem.
[23] Fs. 131 ibidem.
[24] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de octubre 24 de 1975, Actor: Tito Heraldo Bernal, Gaceta Judicial, T. CLI, p. 254. Citado por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro, en sentencia de 6 de junio de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2004-01034-00(S).
[25] Providencia citada, radicación: 11001-03-15-000-2004-01034-00(S).
[26] Norma vigente para la época en que se interpuso el recurso extraordinario de súplica.
[27] Ver las noticias publicadas en las siguientes páginas web: i) Revista Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/fallece-el-exmagistrado-luis-carlos-sachica/365008-3; ii) Caracol: http://caracol.com.co/radio/2013/11/19/nacional/1384857840_019147.html; iii) Ámbito Jurídico: https://www.ambitojuridico.com/noticias/personaje/constitucional-y-derechos-humanos/en-memoria-de-luis-carlos-sachica-aponte-1928; iv) EL Universal: http://www.eluniversal.com.co/politica/fallecio-el-exmagistrado-luis-carlos-sachica-142274; y v) EL Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/adios-al-maestro-de-todos-los-abogados-articulo-459274. Fecha de consulta 12/02/2017.
[28] «[…] Artículo 159. Causales de interrupción. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:
1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem. […]»
[29] «[…]La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.[…]»
[30] «[…] Artículo 160. Citaciones. El juez, inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará notificar por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso.
Los citados deberán comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso.
Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista. […]»