100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034269SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull4743199922/04/1999SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_4743__1999_22/04/1999300342681999 DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA - Oportunidad para adquirirlo Los artículos 102, 104, 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevén, que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; que dicho registro confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca o un signo que se le asemeje, venda, ofrezca, almacene o introduzca en el comercio productos con la marca u ofrezca servicios en la misma, importe o exporte productos con la marca, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada; y que los países miembros a través de sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales pueden fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la citada Decisión. SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO - Requisito para su estudio / INVIMA - Vigilancia sobre registros sanitarios / REGIMEN DE REGISTROS Y LICENCIAS - Reglamentación Advierte la Sala que del contenido de la expresión acusada, analizada dentro del contexto de las disposiciones del decreto reglamentario al cual pertenece y con el alcance que de las normas comunitarias invocadas como transgredidas se ha fijado en los apartes de la interpretación prejudicial, no se evidencia que con el hecho de aceptar, para efectos del estudio de una solicitud de un registro sanitario, entre otros documentos, una certificación de la Superintendencia de industria y comercio acerca de que una solicitud de registro marcario se encuentra en trámite, se estén desconociendo los derechos que titulares legítimos o terceros puedan tener respecto de una marca. En primer lugar, porque, como se estableció en el proveído que resolvió la solicitud de suspensión provisional y lo puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, dentro del trámite marcario dichos terceros pueden hacer uso del derecho a formular observaciones o impedir que terceros puedan utilizar el mismo signo para productos iguales o similares ("ius prohibendi"), derecho éste que en parte alguna se ve conculcado por la disposición acusada. Y, en segundo lugar, porque conforme a los artículos 100 a 102 y 125 del Decreto contentivo de la disposición acusada, el Invima puede ordenar en cualquier momento la revisión de un producto amparado por un registro sanitario para, entre otros aspectos, determinar si él o su comercialización se ajustan a las condiciones en las cuales se otorgó y a las disposiciones sobre la materia, pudiendo para ello vincular a la actuación administrativa a los terceros afectados o interesados, e imponer las sanciones respectivas, incluyendo la de suspensión o cancelación del registro a los titulares de registros sanitarios, en caso de que la información suministrada no sea veraz, todo lo cual garantiza los derechos válidamente conferidos a los terceros. Pretender, como lo hace el actor, que el registro sanitario sólo pueda ser otorgado previo el registro marcario, es una medida extrema, máxime si, como lo concluyó el Tribunal de Justicia de comunidad Andina en la mencionada interpretación prejudicial, una cosa es el ámbito del registro marcario y otra la protección que los Gobiernos dispensan al consumidor para que los productos asignados con una marca o sin ella tengan acceso al comercio cuando cumplan los requisitos técnicos y sanitarios. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ Santa Fe de Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). Radicación número: 4743 Actor: FRANCISCO ACOSTA DE LA ROSA Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: ACCION DE NULIDAD
Sentencias de NulidadErnesto Rafael Ariza MuñozGOBIERNO NACIONALFRANCISCO ACOSTA DE LA ROSA22/04/1999Decreto núm. 677 de 26 de abril de 1.995Identificadores10030136488true1231163original30134327Identificadores

Fecha Providencia

22/04/1999

Fecha de notificación

22/04/1999

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Norma demandada:  Decreto núm. 677 de 26 de abril de 1.995

Demandante:  FRANCISCO ACOSTA DE LA ROSA

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA - Oportunidad para adquirirlo

Los artículos 102, 104, 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevén, que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; que dicho registro confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca o un signo que se le asemeje, venda, ofrezca, almacene o introduzca en el comercio productos con la marca u ofrezca servicios en la misma, importe o exporte productos con la marca, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada; y que los países miembros a través de sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales pueden fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la citada Decisión.

SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO - Requisito para su estudio / INVIMA - Vigilancia sobre registros sanitarios / REGIMEN DE REGISTROS Y LICENCIAS - Reglamentación

Advierte la Sala que del contenido de la expresión acusada, analizada dentro del contexto de las disposiciones del decreto reglamentario al cual pertenece y con el alcance que de las normas comunitarias invocadas como transgredidas se ha fijado en los apartes de la interpretación prejudicial, no se evidencia que con el hecho de aceptar, para efectos del estudio de una solicitud de un registro sanitario, entre otros documentos, una certificación de la Superintendencia de industria y comercio acerca de que una solicitud de registro marcario se encuentra en trámite, se estén desconociendo los derechos que titulares legítimos o terceros puedan tener respecto de una marca. En primer lugar, porque, como se estableció en el proveído que resolvió la solicitud de suspensión provisional y lo puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, dentro del trámite marcario dichos terceros pueden hacer uso del derecho a formular observaciones o impedir que terceros puedan utilizar el mismo signo para productos iguales o similares ("ius prohibendi"), derecho éste que en parte alguna se ve conculcado por la disposición acusada. Y, en segundo lugar, porque conforme a los artículos 100 a 102 y 125 del Decreto contentivo de la disposición acusada, el Invima puede ordenar en cualquier momento la revisión de un producto amparado por un registro sanitario para, entre otros aspectos, determinar si él o su comercialización se ajustan a las condiciones en las cuales se otorgó y a las disposiciones sobre la materia, pudiendo para ello vincular a la actuación administrativa a los terceros afectados o interesados, e imponer las sanciones respectivas, incluyendo la de suspensión o cancelación del registro a los titulares de registros sanitarios, en caso de que la información suministrada no sea veraz, todo lo cual garantiza los derechos válidamente conferidos a los terceros. Pretender, como lo hace el actor, que el registro sanitario sólo pueda ser otorgado previo el registro marcario, es una medida extrema, máxime si, como lo concluyó el Tribunal de Justicia de comunidad Andina en la mencionada interpretación prejudicial, una cosa es el ámbito del registro marcario y otra la protección que los Gobiernos dispensan al consumidor para que los productos asignados con una marca o sin ella tengan acceso al comercio cuando cumplan los requisitos técnicos y sanitarios.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Radicación número: 4743

Actor: FRANCISCO ACOSTA DE LA ROSA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano y abogado FRANCISCO ACOSTA DE LA ROSA, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la expresión “…o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite…”, contenida en el literal h) del artículo 24 del Decreto núm. 677 de 26 de abril de 1.995, “por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”, expedido por el Gobierno Nacional.

I-. FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 26 a 30):

1º: La expresión acusada viola el artículo 61 de la Constitución Política, que protege la propiedad intelectual, dentro de la cual se encuentra la propiedad industrial, al permitir al solicitante de un registro sanitario aportar una certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual conste que éste ha solicitado el registro de la marca con la cual pretende identificar el producto del cual solicita el registro sanitario.

Al obtener dicha certificación el solicitante puede anexarla a la solicitud de registro sanitario y de esta forma obtener la resolución que lo autoriza a comercializar el producto con la marca que solicitó sin interesar que la solicitud de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio le sea negada posteriormente. Al conceder en estas condiciones el registro sanitario se estaría legalizando la competencia desleal, por cuanto tal registro podría ser similar al de un posible competidor, titular legítimo de la marca debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mientras el titular de una marca tiene la facultad de oponerse al registro de una idéntica o similar a la suya, frente al INVIMA no tiene esa facultad.

El registro sanitario es concedido mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto que goza de la presunción de legalidad, de la cual se aprovechan los usurpadores para obtener jugosas utilidades.

2º: Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión acusada desconoce los derechos de titulares legítimos que ven desprotegidos sus derechos ante una certificación que tan sólo es informativa para la solicitud de un registro sanitario.

El artículo en comento consagra el derecho exclusivo de uso de una marca, el cual se adquiere únicamente con la obtención del registro ante la oficina competente, razón por la cual no se puede conferir derecho alguno a la sola certificación de encontrarse en trámite una marca, como lo está haciendo la expresión demandada.

La expresión acusada, tal como se encuentra redactada, permite el uso de marcas no registradas, lo cual atenta contra los titulares de derechos válidamente obtenidos.

Dentro de este mismo artículo se viola la competencia que por ley le fue asignada a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, pues se faculta al INVIMA para expedir registros sanitarios con marcas que tan sólo están en trámite.

3º: Se violó el artículo 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión acusada permite a terceros usar expresiones similares que se prestan a confusión, deconociéndose así los derechos que tienen los titulares legítimos frente a los terceros.

4º: Se violó el artículo 143 ibídem, dado que la expresión acusada contiene una permisión a la vulneración de derechos legalmente constituidos y amparados por acuerdos y tratados internacionales.

5º: Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, por cuanto al expedir la norma acusada no se tuvo en cuenta el compromiso que tienen los países miembros de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y de revisar los procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares.

II-. TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA

La Nación - Ministerio de Salud -, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente:

1º: En cuanto a la violación del artículo 61 de la Constitución Política el actor se limitó a hacer un análisis sobre las hipotéticas consecuencias que traería la aplicación de la norma demandada, basándose únicamente en razones de conveniencia, en lo que a su aplicabilidad se refiere, y suponiendo la mala fe de las personas que con base en la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, puedan solicitar ante el INVIMA el registro sanitario de determinada marca ya conocida en el mercado lo cual constituye una apreciación bastante subjetiva, y no argumentos sobre los cuales se pueda fundar la declaratoria de nulidad del acto demandado, a la luz del artículo 84 del C.C.A.

Contrario a lo afirmado por el actor, ni la expresión acusada ni los demás artículos que conforman el Decreto 677 de 1995 impulsan, ocasionan o permiten el uso de la marca de un medicamento a personas distintas de sus titulares o de terceros autorizados para el efecto.

Basta con revisar el contenido de las disposiciones del Decreto 677 de 1995, para concluir que dicha norma, lejos de permitir los actos de competencia desleal a los que alude el actor, establecen una serie de requisitos tendientes a impedirlos y a preservar el principio de exclusividad de uso de una marca o nombre comercial.

El hecho de que a un medicamento se le otorgue el registro sanitario respectivo, no quiere decir que el INVIMA no tenga la facultad de revisar si las condiciones bajo las cuales se solicitó y se otorgó dicho registro se ajustaron a los lineamientos vigentes sobre la materia, de tal suerte que si una vez expedido el registro se advierte que el nombre de la marca bajo la cual éste se expidió, es de propiedad de otra persona o corresponde o es de similares características a las de un producto ya existente en el mercado, tiene el INVIMA la facultad de revocar el registro sanitario expedido y/o de promover las acciones judiciales pertinentes.

El Gobierno Nacional cuando ejerce su potestad reglamentaria, como efectivamente lo hizo al expedir el Decreto 677 de 1995, debe tener en cuenta el principio de la buena fe, derrotero que le impide ejercer tal potestad reglamentaria basado en hipotéticas y futuras maniobras fraudulentas de sus administrados.

El fin de la norma acusada es el de permitir a las personas de bien llevar a cabo dos trámites simultáneos, esto es, el del registro de una marca y el de la obtención de un registro sanitario de un medicamento, agilizando así los trámites requeridos para ejercer una actividad comercial. El hecho de que personas de bajas calidades morales manipulen la ley o abusen de sus derechos, no constituye una causal de ilegalidad de la norma.

2º: El actor señala la supuesta violación de los artículos 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, omitiendo hacer un análisis o explicación sobre el concepto de la supuesta violación, incumpliendo así el mandato del numeral 4 del artículo 137 del C.C.A., razón por la cual no puede haber pronunciamiento de fondo sobre la supuesta violación de los artículos precitados.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidario de que se denieguen las súplicas de la demanda porque, a su juicio, con el registro sanitario que expide el INVIMA sólo podrá comercializarse el producto una vez se obtenga el registro de la marca.

El literal h) del artículo 24 de Decreto 677 de 1995 tiene por objeto verificar que existe por lo menos una solicitud para registrar la marca del producto sobre el cual se pretende obtener un registro sanitario, es decir, que, contrario a lo que afirma el actor, lo que busca el requisito es proteger a quien tiene una marca registrada o va a registrarla.

El hecho de que una persona solicite el registro sanitario de un producto con fundamento en el certificado que señala que la solicitud de la marca se encuentra en trámite, no autoriza al solicitante para emplear comercialmente la marca, pues para ello se requiere del registro respectivo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se trata de dos trámites con finalidades distintas y cuya convergencia es necesaria para comercializar productos previstos por el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, garantizando con el mecanismo establecido en la disposición acusada la exclusividad del uso de la marca y consecuentemente, su protección, frente a personas que pretendan desconocer el sentido y el alcance de la disposición.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El artículo 24 del Decreto Reglamentario núm. 677 de 26 de abril de 1.995, es del siguiente tenor:

“De la evaluación legal. La evaluación legal comprende el estudio jurídico de la documentación que se allega por parte del interesado para la concesión del registro y su conformidad con las normas legales que regulan dichas materias. La información y documentación que debe presentar el peticionario para esta evaluación es la siguiente:

.........................................

h)Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite. Cuando el titular de la marca sea un tercero deberá adjuntarse la autorización para el uso de la misma;...” (Las subrayas fuera de texto corresponden al aparte acusado).

El actor invocó como transgredidos los artículos 102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En relación con los artículos 146 y 147 el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 38-IP-98 rendida en este proceso, expresó que “….las citadas normas constituyen compromisos de los Países Miembros entre sí y de éstos en relación con la Comunidad, de forma que su aplicación o violación no puede solicitarse o aducirse, según el caso, cuando los particulares controvierten una resolución… emitida por la oficina nacional competente….” y se requiere que su quebranto “…se discuta a través de la acción de incumplimiento dispuesta por los artículos 23 y siguientes de dicho Tratado (se refiere al Tratado que creó el Tribunal Andino) y únicamente por quienes se encuentran legitimados para ello…” (folios 139 y 140).

Así las cosas, debe la Sala circunscribirse al análisis de las demás normas comunitarias invocadas como infringidas, cuyo alcance señaló el Tribunal de Justicia del Comunidad Andina en la precitada interpretación prejudicial.

Los artículos 102, 104 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevén, en su orden, que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; que dicho registro confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca o un signo que se le asemeje, venda, ofrezca ,almacene o introduzca en el comercio productos con la marca u ofrezca servicios en la misma, importe o exporte productos con la marca, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada; y que los países miembros a través de sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales pueden fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la citada Decisión.

En relación con tales disposiciones el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina precisó lo siguiente:

“….El Art. 102 de la Decisión 344 señala claramente que es a partir del registro, entonces que la legislación comunitaria y consecuentemente la interna, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, es decir, cuando se haya inscrito en la respectiva Oficina Nacional Competente como lo ha señalado en numerosos procesos este Tribunal….”

“…El titular registral tiene en su haber el ius prohibendi, es decir, el derecho a impedir que terceros puedan utilizar el mismo signo para productos iguales o similares, uso que convergería en un error o confusión entre el público consumidor por el uso indebido de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o semejantes….”

“…En síntesis y de acuerdo con las normas comunitarias y la jurisprudencia de este Organismo, quien tenga registrado un signo como marca es el único que goza de los privilegios legales que dicha norma le confiere y es titular, a la vez, del ius prohibendi, elemento esencial para que el derecho al uso exclusivo sobre un signo tenga efectiva realidad proteccionista dentro de la comercialización de bienes y servicios.

Así mismo la única oficina nacional que puede registrar una marca y dar al signo tal categoría es, según la norma de la Disposición Final UNICA de la Decisión 344, la encargada del registro de Propiedad Industrial. En consecuencia, en armonía con la Decisión 344 los entes gubernamentales deben conciliar y armonizar sus actos con miras a la protección de la marca registrada, evitando que se permita el uso de productos o servicios que no se encuentran debidamente registrados y que puedan dar lugar a confusión o error entre esos productos y los signos ya registrados….”

“….DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

... Dicha solicitud, cumplidos los requisitos formales y exigencias a que se refiere la Decisión 344 en el capítulo V, Sección II, es admitida por la respectiva Oficina Nacional, trámite que concluye, en la fase administrativa, bien con el otorgamiento del registro o con su denegación.

El solicitante, entonces, adquiere, no el derecho al uso exclusivo de la marca, sino en primer lugar una mera expectativa frente al posible otorgamiento de su derecho….”

“….En razón de que en el área subregional andina prima el registro marcario como fuente de protección legal, si otras oficinas nacionales exigen para la comercialización de los bienes y servicios requisitos que no incidan directamente sobre el registro marcario o sobre el procedimiento registral, son válidos siempre y cuando no haya una intromisión en el campo estrictamente marcario, sino mas bien se refieran a aspectos posteriores que miren a la calidad o condiciones higiénicas del producto para su comercialización. Estos nuevos requisitos no deberán en ningún caso o supuesto contradecir las normas sobre propiedad industrial.

Por otro lado, si con dichos requisitos de comercialización, las oficinas nacionales procuran robustecer la protección a los productos signados con una marca o a quienes tengan una solicitud de registro, no comportarían tales actos una contradicción con el sistema marcario subregional, porque se debe admitir, que el registro confiere únicamente el derecho al uso exclusivo de un signo, y que quien lo tiene registrado posee las acciones pertinentes para hacer respetar dicho derecho. Pero esto no puede extenderse a una prohibición absoluta dentro de un País Miembro para que, aparte de productos registrados, no puedan existir otros cuyo signo sea únicamente utilizado y no registrado y con el mismo proceda a la comercialización si no se genera confusión en el mercado a causa de un registro marcario preexistente. No hay en la normativa Subregional Andina, una disposición que prohiba la circulación de bienes y servicios que lleven una marca no registrada. La inexistencia de una prohibición absoluta en ese sentido, pues de existir a lo mejor podría contrariar los principios de la libre circulación de bienes y servicios, faculta o permite la comercialización de productos y servicios sin marca, los que no se encuentran protegidos por las normas comunitarias….”

“….Además, frente a la realidad, se ha visto que la concesión de un registro marcario puede tomar años en su fase procedimental, y hasta tanto, no se podría utilizar el signo sin registro para productos que pueden merecer la autorización de otro tipo de registros o autorizaciones para efectos netamente comerciales. Quien lanza un producto al mercado sin tener una marca registrada corre el riesgo de ser objetado por el titular registral, pero esto no quiere significar que entre el registro marcario y otras autorizaciones de comercialización deba existir una unidad inseparable, que los segundos dependan exclusivamente del primero.

Esta posible confusión o uso desleal o ilegítimo de un signo no registrado, daría lugar a que el titular registral, pueda acudir ante la autoridad respectiva para solicitar la prohibición de dicho uso conforme a lo que se dice en el artículo 104…”.

Debe diferenciarse muy claramente que una cosa es el ámbito del registro marcario, y otra la protección que los gobiernos dispensan al consumidor para que los mismos productos signados con una marca o sin ella, tengan acceso al comercio cuando cumplen los requisitos técnicos, sanitarios o la formulación química o farmacéutica necesaria….El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca pero no confiere per se el permiso de comercialización del producto…”

“….Además, es necesario considerar que el registro marcario puede ser impugnado por la acción imprescriptible de nulidad, cuando con su uso se cree confusión entre los signos y los productos. Entonces extremar el condicionamiento del registro de comercialización o control de calidad o cualquier otro, sólo para productos registrados, y no para solicitados o de simple uso, sería una medida que si bien puede derivar en el campo marcario para que el titular accione sus derechos, no infringiría ni afectaría a tales derechos los que se mantendrían incólumes frente a actos de competencia desleal ante el uso de productos no registrados en los que se cree confusión con otros registrados…”

“…..La premisa que contempla el artículo 104 para impedir el uso de un signo por terceros, es que la marca registrada por el titular sea idéntica o similar al signo que se encuentra utilizando el tercero y que los productos o servicios así mismo, sean idénticos o semejantes a la marca registrada.... Los enunciados de esta norma son ad exemplum de las facultades básicas que el ius prohibendi atribuye al titular de la marca….”

“… El artículo 143, emerge históricamente de la Decisión 311, en que aparece por primera vez, otorgando a los Países Miembros la facultad de fortalecer los derechos de propiedad industrial….”

“….el verbo fortalecer se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra…. (folio 140 a 163).

Advierte la Sala que del contenido de la expresión acusada, analizada dentro del contexto de las disposiciones del decreto reglamentario al cual pertenece y con el alcance que de las normas comunitarias invocadas como transgredidas se ha fijado en los apartes de la interpretación prejudicial que han quedado transcritos, no se evidencia que con el hecho de aceptar, para efectos del estudio de una solicitud de un registro sanitario, entre otros documentos, una certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de que una solicitud de registro marcario se encuentra en trámite, se estén desconociendo los derechos que titulares legítimos o terceros puedan tener respecto de una marca.

En primer lugar, porque, como se estableció en el proveído que resolvió la solicitud de suspensión provisional y lo puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, dentro del trámite marcario dichos terceros pueden hacer uso del derecho a formular observaciones o impedir que terceros puedan utilizar el mismo signo para productos iguales o similares (“ius prohibendi”), derecho éste que en parte alguna se ve conculcado por la disposición acusada. Y, en segundo lugar, porque conforme a los artículos 100 a 102 y 125 del Decreto contentivo de la disposición acusada, el INVIMA puede ordenar en cualquier momento la revisión de un producto amparado por un registro sanitario para, entre otros aspectos, determinar si él o su comercialización se ajustan a las condiciones en las cuales se otorgó y a las disposiciones sobre la materia, pudiendo para ello vincular a la actuación administrativa a los terceros afectados o interesados, e imponer las sanciones respectivas, incluyendo la de suspensión o cancelación del registro a los titulares de registros sanitarios, en caso de que la información suministrada no sea veraz, todo lo cual garantiza los derechos válidamente conferidos a los terceros.

De otra parte, como se precisa en la interpretación prejudicial, en la realidad el trámite para la concesión de un registro marcario puede tomar años y entonces, hasta que no culmine, no se podría utilizar un signo para productos que pueden merecer otro tipo de registros (como sería en este caso el sanitario); amén de que quien obtiene un registro sanitario, por ejemplo, sin ser el titular de la marca, corre el riesgo de que pueda ser objetado por su titular y, en últimas, cancelado por la entidad encargada de su otorgamiento.

De tal manera que pretender, como lo hace el actor, que el registro sanitario sólo pueda ser otorgado previo el registro marcario, es una medida extrema, máxime si, como lo concluyó el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina en la mencionada interpretación prejudicial, una cosa es el ámbito del registro marcario y otra la protección que los Gobiernos dispensan al consumidor para que los productos signados con una marca o sin ella tengan acceso al comercio cuando cumplan los requisitos técnicos, sanitarios, etc.

Los razonamientos anteriores conducen a la Sala a desestimar los cargos de violación de las normas comunitarias a que alude la demanda y, por contera, el artículo 61 de la Constitución Política, pues precisamente el literal h) del artículo 24 del Decreto Reglamentario 677 de 26 de abril de 1.995, protege la propiedad industrial cuando exige que el interesado del registro sanitario acredite la titularidad del registro marcario, su solicitud o la autorización para el uso por parte del verdadero titular del registro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Devuélvase al actor la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso por no haber sido utilizada.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de abril de 1999.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA

Ausente